Over de auteur
Merkinbreuk positiemerk door verkoop schoenen met gele stiksels
De bekende schoenenwinkel Van Haren is al een tijd verwikkeld in een conflict met Airwave, de exclusieve licentienemer van de bekende Dr. Martens schoenen. Airwave is van mening dat Van Haren met de verkoop van schoenen met opvallende stiksels inbreuk maakt op haar merkrechten, meer specifiek een positiemerk. Van Haren was overigens eerder lange tijd verwikkeld in een geschil met Louboutin over de bekende rode zool. Destijds werd geoordeeld dat Van Haren inbreuk maakt op de merkrechten van Louboutin. Vooralsnog maakt Van Haren ook inbreuk op de merkrechten van Airwave.
Wat is een positiemerk?
Een positiemerk is bij veel ondernemers nog niet zo bekend. Ook het klankmerk, waarover wij eerder al schreven, is bij de meeste ondernemers nog onbekend. Het woordmerk en het beeldmerk komen in de dagelijkse praktijk veel vaker voor en worden door veel ondernemingen geregistreerd ter bescherming van hun producten en diensten.
Een positiemerk kan wellicht ook interessant zijn voor uw onderneming, maar wat is een positiemerk nu precies?
Een positiemerk is de combinatie van een merk en de specifieke manier waarop dit merk op het product wordt gepositioneerd. Denk bijvoorbeeld aan het bekende rode Levi’s label dat altijd op een bepaalde plaats op jeans wordt geplaatst en de bekende gele stiksels op de Dr. Martens schoenen.
De rechtszaak tussen Airwave en Van Haren
In mei 2020 heeft Airwave een Benelux positiemerk aangevraagd. De toelichting daarbij luidt als volgt:
“The trade mark consists of the combination of a black welt (Pantone 19-3909 TCX) that runs along the perimeter of a boot's outsole and a yellow stitch (Pantone 3965 XGC) applied to the welt in the manner as shown. The matter shown in dotted lines, being the outline of the boot's upper and outsole, are not part of the trade mark but serve to show the positioning of the trade mark.”
Tot ergernis van Airwave verkoopt Van Haren diverse soortgelijke schoenen met opvallende stiksels in meerdere kleuren. Airwave heeft Van Haren gesommeerd de inbreuk op haar merkrechten te staken, maar Van Haren verzette zich hier tegen. Nadat Airwave in een kort geding procedure in het gelijk was gesteld ging Van Haren tegen dit vonnis in hoger beroep. In een recent arrest stelde ook het gerechtshof Airwave in het gelijk.
Een belangrijk verweer van Van Haren zag op de geldigheid van het positiemerk. Van Haren heeft bestreden dat het door Airwave ingeroepen positiemerk geldig is. Noch de voorzieningenrechter, noch het BBIE hadden Van Haren hier eerder in andere procedures over in het gelijk gesteld. Ook het gerechtshof gaat uit van de geldigheid van het positiemerk.
Airwave stelt primair dat er sprake is van merkinbreuk op grond van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE.
Zoals gezegd hebben de stiksels op de verschillende schoenen van Van Haren niet allemaal dezelfde kleur. Voor de schoenen die stiksels in het gele kleurspectrum hebben geldt dat naar het oordeel van het gerechtshof, door de hoge mate van overeenstemming tussen de op deze modellen aangebrachte stiksels en het positiemerkmerk, in het bijzonder ook het gebruik van de onderscheidende gele kleur van het stiksel, althans kleuren in het gele kleurspectrum, terwijl de modellen waarop die overeenstemmende stiksels zijn aangebracht identiek zijn aan de waren waarvoor het positiemerk is ingeschreven, sprake is van (reëel) direct of indirect verwarringsgevaar. Volgens het gerechtshof is er geen sprake van merkinbreuk ten aanzien van de schoenen met een andere kleur stiksel.
Ten aanzien van de schoenen met de andere kleur stiksels voerde Airwave nog aan dat er sprake was van merkinbreuk op grond van artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE. Volgens Airwave is het positiemerk een bekend merk in de Benelux en heeft Van Haren geen geldige reden voor het gebruik van een daarmee overeenstemmend stiksel en trekt Van Haren ongerechtvaardigd voordeel uit, en brengt zij schade toe, aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het positiemerk. Het gerechtshof gaat hier niet in mee. Airwave komt dus alleen merkenrechtelijke bescherming toe voor stiksels binnen het gele kleurspectrum.
De kracht van merkrechten
De rechtszaken tussen Louboutin, Airwave en Van Haren laten duidelijk zijn dat niet alleen woord- en beeldmerken, maar ook andere type merken, van grote waarde kunnen zijn voor de bescherming van uw producten en diensten.
Heeft u vragen over intellectuele eigendomsrechten, zoals merkrechten, modelrechten, auteursrechten of handelsnaamrechten? Wij helpen u graag.
Pascal van Boxtel is specialist op het gebied van intellectuele eigendomsrechten en commerciële contracten. Wilt u meer weten over intellectuele eigendomsrechten of commerciële contracten, neem dan contact op met Pascal van Boxtel via pascal.van.boxtel@heronlegal.com of +31 (0)85-013 43 16.
